绍兴市中院开庭审理一起“合法商标”转让纠纷案 商标”转让如何避险？

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    近日，市中级人民法院开庭审理一起知识产权合同纠纷案，当庭判决被告青岛某公司返还原告商标转让款20万元并承担相应侵权赔偿款507700元。该案系2021年浙江省知识产权司法保护宣传周直播案件之一，由市中级人民法院院长唐学兵担任审判长。   

商标转让引发侵权纠纷

    2016年2月28日、2017年6月28日，青岛某公司利用他人到期未续展的“加加及图”图片要素，分别申请注册“JIA JIA加加”“加加JIA JIA及图”商标，核定使用商品均为第11类。

    2018年4月21日，为了扩大经营规模，经人推荐后，青岛某公司与嵊州某电器公司签订《商标注册转让合同》，将上述两件商标转让给嵊州某电器公司，转让费用20万元，青岛某公司保证转让的注册商标具有合法性且不存在权利瑕疵。如有第三方提出异议，导致嵊州某电器公司不可使用此商标，青岛某公司全额退还已收款项。

    嵊州某电器公司支付转让费用后，青岛某公司随即将这两件商标转让至嵊州某电器公司名下。之后，嵊州某电器公司将这两件商标转让给浙江某电器公司。浙江某电器公司为使用这两件商标投入大量的宣传推广和包装费用。

    出乎意料的是，在该商标被使用不到半年时间，嵊州某电器公司就收到了国家工商行政管理总局的商标无效宣告裁定书。之后，嵊州某电器公司相继向北京知识产权法院、北京市高级人民法院提起行政诉讼，但均被驳回。

    在商标无效宣告期间，某食品集团公司向湖南省长沙市中级人民法院起诉，要求浙江某电器公司立即停止使用这两件商标及相关域名，并赔偿相应损失及登报消除影响。经过审理，长沙市中院判决浙江某电器公司立即停止使用受让商标等并赔偿某食品集团经济损失及交纳诉讼费1015400元。浙江某电器公司服判，进行了赔偿。

    2020年12月17日，浙江某电器公司与嵊州某电器公司向绍兴市中级人民法院提起诉讼，要求青岛某公司退还转让款并承担相应的赔偿责任。被告青岛某公司辩称，其在转让时商标有效，转让合同已经履行完毕后涉案商标才被宣告无效，因此拒绝返还转让款，也不肯承担侵权损害赔偿金。

商标转让双方均应谨慎

    绍兴市中级人民法院审理后认为，嵊州某电器公司与被告青岛某公司签订的《商标注册转让合同》系合法有效合同。根据合同的约定，被告对转让的商标有权利瑕疵担保义务及商标无法使用的款项返还义务，因此，原告要求其返还商标转让款20万元及转让手续费2214元有事实和法律依据，应予支持。

    本案中，嵊州某电器公司将受让的商标转让给浙江某电器公司，浙江某电器公司使用该商标导致侵权，并因此承担赔偿责任，损失巨大。这个损失虽发生在商标转让款支付之后，但其产生与商标转让具有因果关系。法院认为，商标转让人虽非恶意注册商标，但对转让的商标权权利稳定性有一定的注意义务；商标受让人在商标受让过程中并无过错，要求其对使用转让商标导致侵害第三人商标的侵权赔偿金承担全部责任显失公平。综合考虑后，酌情确定被告青岛某公司承担507700元的侵权赔偿金。

    法官提醒，企业或个人申请商标注册，要考虑其欲申请注册的商业标识是否与商标数据库中海量的商标构成相同或近似。目前，商标转让是企业或个人快速获得商标的一条捷径，但受让已注册商标要注意风险，即可能存在被无效宣告或撤销的可能。在此情形下，不仅受让人受让商标的目的没有达到，反而可能损失转让费，甚至被在先权利人起诉，承担赔偿责任。

    如何规避受让商标的风险？首先，受让一方可请专业机构进行评估，对受让商标的状态进行风险排查，也可以通过专业的智能检索平台进行在线排查。对转让方而言，同样也要注意，在注册以及转让过程中，均应对商标可能存在的瑕疵进行评估，以有效防止商标转让后的法律风险。

    其次，要对商标转让人的主体资质进行审查，审查转让人是否系受让商标的权利主体，以及该主体是否具有转让商标的真实意思表示。另外，审查该商标权主体的涉诉情况以及是否有恶意注册商标等情况。

    最后，转让方与受让方应在合同中对受让商标的权利瑕疵风险进行明确约定，以维护自身合法权益。

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